[오성환의 특허분쟁 설명서] 비슷하면 특허 침해?…"특허 청구 범위를 보라"

지난해 EBS 연습생 ‘펭수’ 관련 특허를 제3자가 등록 신청하면서 특허권이 재조명됐다. 콘텐츠 경쟁이 심화된 오늘날 특허는 상식이 아닌 생존 지침서가 되고 있다. 이에 특허 전문가인 오성환 법무법인 바른 파트너 변호사가 격주로 특허 공방 지침을 알려준다.<편집자주>

특허권은 점유할 수 없는 무체물(형체가 없음)을 보호 대상으로 삼는 무체재산권이다. 따라서 형태가 있는 유체물이 대상인 소유권과 달리 ①타인의 모방과 도용이 용이한 반면 ②침해 사실의 발견이나 침해여부의 증명이 어렵고 ③손해액 증명이 어려우며 ④특허권 침해 예방이 매우 곤란하다.

따라서 특허법은 특허권 직접 침해뿐만 아니라 침해 범위를 확장해 간접 침해(특허법 제127조)까지 인정한다. 또한 손해액의 추정(특허법 제128조)과 생산 방법 추정(특허법 제129조), 과실 추정(특허법 제130조) 같은 특별규정을 둔다.

특허권 침해가 성립하려면 ①특허권이 유효하게 존속하고 있어야 하고 ②그 특허 발명의 보호 범위에 속하는 기술이 실시되고 있으며 ③그 실시가 업으로 되어 있고 ④실시자가 그 실시에 대해 정당한 권한을 가지고 있지 않아야 한다.

※특허침해 요건
ⅰ) 유효한 특허권의 존재
ⅱ) 특허발명의 보호 범위 내 실시
ⅲ) 업으로써 실시
ⅳ) 정당한 권원이 없을 것

특허발명의 보호 범위는 특허법 제97조에 따라 ‘특허 청구 범위(claims)’에 기재된 사항으로 정해진다. 따라서 특허침해를 논하려면 특허 청구 범위를 확정이 전제돼야 한다. 미국은 특허 발명 보호 범위를 결정할 때 특허 청구 범위를 문언적으로 해석한다. 그 외 발명의 상세한 설명에 의한 확장 해석은 인정되지 않는 ‘주변 한정주의’를 취해 왔다. 반면 독일 등은 특허 청구 범위 기재사항에 구애받지 않고 거기에 포함된 실질적인 기술적 사상을 기준으로 판단하는 ‘중심한정주의’를 따라 왔다.

하지만 이러한 차이는 연혁적인 의미만 가질 뿐 어느 이론을 취하든 실제적인 해석 결과는 큰 차이를 보이지 않는다. 대체로 특허발명 보호범위는 ①특허청구 범위를 기준으로 ②명세서와 도면, 출원 경과 등을 참작한 다음 기술적 판단을 하고 ③이후 법률적 판단으로 결정한다.

대법원도 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정해지고 특별한 사정이 없는 한 발명의 상세한 설명이나 도면 등에 의해 특허청구범위를 제한하거나 확장해 해석하는 것은 허용되지 않는다”면서도 “특허 청구 범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로 특허 청구 범위에 기재된 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작해 그 문언에 의해 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해야 한다”고 판시했다.

따라서 침해 요건은 특허권 보호범위 내에서 검토해야 한다. 특허권자는 자기 권리범위를 객관적으로 파악하고 있어야 한다. 또한 특허권자로부터 권리대항을 받은 ‘침해 피의자’ 또한 특허권자의 권리 대항을 받은 즉시 특허 청구 범위를 제일 먼저 확인해야 한다.

특허권자들은 침해 피의자에게 경고장을 보낼 때 자신의 특허권은 이런 내용인데 유사한 것을 제조·판매하고 있으므로 특허권 침해라는 내용을 적는다. 그러나 침해 피의자는 반드시 특허권자의 특허공보를 찾아 봐야 한다. 침해 피의자가 제조·판매하는 제품이 특허권과 유사하다는 사실만으로 침해가 성립하지는 않는다. 특허 발명과 경쟁업체 제품의 유사성만으로는 특허침해가 성립하지 않는다고 생각하면 된다.

특허권자의 특허등록 공보에는 ‘특허 청구 범위’ 부분이 있다. 특허권자의 권리는 여기에 있다고 보면 된다. 쉽게 말해 등기부 등본에 자기 땅이라는 지번 표시와 같다.

특허권자 특허등록공보를 출력하면 내용이 많다. 그러나 모두 볼 필요는 없다. 특허 청구 범위 부분만 우선 확인하면 된다. 그곳에 기재되지 않은 내용은 요약이나 다른 발명의 상세한 설명에 기재돼 있어도 특허권자의 권리가 아님을 명심해야 한다.

만약 특허권자의 특허 청구 범위를 확인했는데 특허권 주장 내용이 포함되지 않았다면 안심 해도 된다.

■ 오성환 법무법인(유한) 바른 파트너 변호사/변리사 약력
△ 카이스트 대학원 공학석사
△ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
△ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
△ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
△ 성균관대 지식재산권법 겸임교수
△ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자