[오성환의 특허분쟁 설명서] 특허 범위를 넓혀놔야 하는 이유

특허소송 용어 중에 ‘금반언’이라는 말이 있다. 특허권자는 출원심사 때 권리범위에서 제외한 부분을 보정해 등록하고 다시 관련 권리를 주장할 수 없다. 이를 금반언 또는 출원경과참작의 원칙이라 한다.

우선 특허권자는 출원 과정 때 주장을 등록한 뒤에는 특허소송에서 이를 번복할 수 없다. 특허 침해 피의자 입장에서 비침해 외에 또 다른 방패가 될 수 있는 부분이 금반언 원칙이다. 특허권자가 특허출원 때 의견을 내거나 보정해 의식적으로 권리범위에서 제외시킨 사항은 등록 이후 특허소송할 때 권리범위(균등범위)에 속하지 않는다.

출원인은 특허출원을 위해 심사관과 여러 가지 의견을 교환한다. 보통 심사관은 선행기술(인용발명)을 제시하면서 ‘거절 이유 통지서’를 보낸다. 이때 출원인은 이 선행기술을 회피하기 위한 의견서와 보정서를 보낸다. 출원인은 의견서에서 특허의 권리범위를 제한하는 주장을 하거나 보정을 통해 특허 청구범위를 줄인다. 심사관이 감축된 권리범위를 인정하면 특허결정을 하게 된다. 일종의 협상이다. 

따라서 특허결정 이후 특허권자가 말을 바꿔 출원 때 제외한 권리범위를 다시 주장할 수 없게 된다. 조금 어렵게 말하면 특허권자는 출원과정에서 감축한 부분에서 대해 균등침해를 주장할 수 없다. 균등침해는 청구항에 나와 있는 그대로의 침해는 아니지만 유사한 침해의 경우 형평성을 고려해 권리범위를 넓혀 침해를 인정한다는 뜻이다.

내용을 다시 정리해보자. 출원인은 A+B+C로 청구범위를 작성해 출원했다. 이후 심사과정에서 선행기술을 회피하기 위해 구성요소 C를 감축해 C′로 보정했다면 이후 다시 C에 대해 균등침해를 주장하지 못한다.

따라서 특허분쟁 당사자는 특허청 출원포대(출원심사이력)를 반드시 조사·분석해야 한다. 특허 권리범위를 정하는 일차적 증거가 특허청의 ‘출원심사이력’이다. 출원심사이력은 특허청에 출원포대로 보존된다. 청구항 범위를 정하는 필수 증거다. 특허가 출원과정에서 어떤 선행기술 때문에 어떤 보정을 했는지 분명히 확인해야 한다. 보정을 한번도 하지 않고 특허가 등록이 되는 경우는 드물다. 출원포대 확인은 특허 분쟁 제1 전략이다.

출원인 입장에서는 출원과정에서 축소·보정할 때 권리가 좁아진다. 그러니 되도록 보정하지 않고 특허등록을 해 권리를 넓히는 편이 좋다. 물론 적당한 범위의 특허청구항을 가지고 의견서·심사관 인터뷰 등으로 선행 기술과의 차이를 잘 설명해야 한다.

■ 오성환 법무법인(유한) 바른 파트너 변호사/변리사 약력
△ 카이스트 대학원 공학석사
△ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
△ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
△ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
△ 성균관대 지식재산권법 겸임교수
△ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자